Ha firmato un contratto di licenza. Cinque anni dopo, il suo marchio non esisteva più.
È un caso reale, qui anonimizzato. Vale la pena raccontarlo perché succede più spesso di quanto si pensi e perché, in casi come questo, sarebbe bastata una clausola diversa per evitare il problema.
Quando si parla di contratto di licenza del marchio, l’attenzione si concentra quasi sempre su esclusiva, territorio, durata e royalties. C’è però un aspetto che viene spesso sottovalutato e che può avere conseguenze molto serie: l’uso effettivo del marchio nei territori concessi in licenza.
Ed è proprio qui che nasce il caso.
Un’azienda italiana del settore alimentare, che chiameremo Alfa Srl, aveva costruito nel tempo un marchio riconoscibile in tre Paesi europei: Italia, Germania e Polonia.
Dopo anni di crescita, il titolare decide di concentrarsi sul mercato italiano e concede una licenza esclusiva del marchio a un distributore tedesco per Germania e Polonia.
Il contratto viene firmato.
Le royalties arrivano regolarmente.
Tutto sembra funzionare.
Poi, cinque anni dopo, un concorrente tedesco deposita domanda di registrazione per un marchio quasi identico in Germania. Alfa Srl si oppone. Ed è in quel momento che emerge il problema.
Il licenziatario usava il marchio in Polonia?
Per i primi due anni sì, poi di fatto no.
Il marchio era registrato in Polonia, ma non più usato in modo effettivo. Cinque anni di non uso effettivo: decadenza.
L’art. 24 CPI prevede infatti che il marchio decada se, nel periodo di cinque anni, non ha formato oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso.
Il punto centrale, però, è questo: l’errore non era soltanto del licenziatario che non usava più il marchio. L’errore era soprattutto nel contratto di licenza, che non lo obbligava a farlo, e nel fatto che il licenziante non aveva mai chiesto rendiconti sull’effettivo uso territoriale del marchio.
In casi come questo, il problema non nasce solo dal mancato utilizzo del marchio, ma da una struttura contrattuale che non tutela adeguatamente il titolare.
Se il contratto non prevede un obbligo chiaro di utilizzo, il licenziatario può anche smettere di presidiare un territorio senza violare espressamente quanto pattuito. E il licenziante rischia di scoprirlo troppo tardi, quando il danno sul piano giuridico e commerciale è già avvenuto.
Per questo, in un contratto di licenza del marchio, non conta solo chi utilizza il segno distintivo. Conta anche come, dove e con quale continuità quel marchio viene usato.
Nel caso descritto, mancavano alcuni elementi essenziali:
Sono proprio queste clausole, spesso considerate secondarie al momento della firma, a fare la differenza quando si tratta di proteggere il valore di un marchio nel tempo.
Per evitare questo rischio, il contratto dovrebbe prevedere un obbligo esplicito: il licenziatario si impegna a usare il marchio in modo continuativo ed effettivo in tutti i Paesi del territorio nei quali il marchio è depositato e/o registrato.
Accanto a questo, è opportuno prevedere anche:
Non si tratta di diffidenza.
Si tratta di tutela del valore del marchio, che resta di proprietà del licenziante.
Un marchio registrato in dieci Paesi e usato in uno solo non vale come un marchio usato in dieci.
Per questo una licenza senza obbligo di uso rischia di trasformarsi in una delega in bianco sul destino del brand. Il tema non riguarda solo la gestione commerciale del rapporto, ma la conservazione stessa del diritto.
Chi concede in licenza un marchio non dovrebbe limitarsi a disciplinare l’uso del segno. Dovrebbe anche assicurarsi che quell’uso sia reale, continuativo e verificabile nei territori in cui il marchio deve restare vivo.
Se sei titolare di un marchio e hai già firmato un contratto di licenza, c’è una domanda molto concreta da porti: nel contratto esiste una clausola sull’uso effettivo territoriale del marchio?
Se manca, è il momento giusto per intervenire